최근 강남 소재 수선집과 명품업체 L사 사이의 명품 가방 리폼(업사이클링 등 특정 제품을 다른 형태의 제품으로 변형·가공하는 것)을 둘러싼 상표권 침해 사건의 대법원 판결이 큰 화제가 됐다. 대법원이 "명품 가방 소유자의 요청에 따라 개인 사용 목적으로 가방을 리폼한 경우에는 리폼 과정에서 문제된 상표를 그대로 표시하였더라도 상표권 침해를 구성하지 않는다"고 판단했기 때문이다. 해당 사건에서 1심 및 2심은 모두 리폼업자(강남 소재 수선집)의 상표권 침해를 인정했기에 해당 대법원 판결은 더욱 주목을 받았다.

해당 사건은 명품업체 L사가 자사 상표가 표시된 가방을 해체 등의 방식으로 리폼해 새로운 가방과 지갑 등을 제작한 강남 소재 수선집에 대해서 상표권 침해금지 및 손해배상을 청구한 사건이다.

대법원은 먼저 상표법상 '상표의 사용'에 해당하는 범위와 그 예외를 구체적으로 밝혔다. 대법원은 "상표법의 제반 규정, 비교법적 분석(유럽연합 상표규정, 미국 연방 상표법) 등을 통해 상표법상 '상표의 사용'은 상표가 표시된 상품이 상거래에 제공돼 거래시장에서 유통되는 상황과 밀접하게 결부돼 있음을 지적했다. 어떤 물품에 관한 상표 표시행위 등이 그 물품을 상거래에 제공해 거래시장에서 유통되는 일련의 과정에서 업(業)으로 이루어진 것이 아니라, 그 물품을 개인적 용도로만 사용하는 상황에서 이뤄진 것이라면 상표법상 상표의 사용에 해당하지 않는다"고 판단했다.

또한 대법원은 "상표권 소진 원칙 등에 기초해 상품 소유자가 리폼 전·후에 제품의 소유권을 계속 보유하고 있다면 제품을 리폼된 제품으로 변형·가공하는 일련의 리폼 행위 역시 소유권 행사의 자유로서 정당화될 수 있다"고도 설명했다.

나아가 대법원은 "리폼 과정에서 제3자의 조력을 받거나 제3자로 하여금 리폼을 대행하게 하는 것도 본질적으로는 소유권에 기초한 정당한 권리 행사의 모습이고, 이를 소유자가 스스로 리폼 행위를 하는 것과 달리 취급할 만한 뚜렷한 법적 근거를 찾기 어렵다"고 판시하면서, 상품의 소유자가 직접 리폼 행위를 하는 경우뿐만 아니라 리폼업자가 소유자로부터 개인적 사용을 목적으로 한 리폼 요청을 받아 그에 따른 리폼 행위를 하고 리폼된 제품을 소유자에게 반환한 경우에도 이를 상표법상 '상표의 사용'에 해당하는 것으로 평가할 수 없다"고 판단했다.

다만, 대법원은 "형식적으로는 리폼업자가 소유자의 요청에 따라 소유자의 개인적 사용을 위해 리폼 행위를 한 것처럼 보이더라도, 실질적으로는 리폼업자가 일련의 리폼 과정을 지배·주도하면서 리폼된 제품을 생산·판매하는 등 이를 자신의 제품으로서 상거래에 제공해 거래시장에서 유통되게 했다고 평가할 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 리폼업자의 리폼 행위에 수반돼 이루어진 상표 표시행위 등이 상표법상 '상표의 사용'에 해당해 상표권 침해가 성립할 수 있다"고도 지적했다.

대법원의 해당 판결에 따라 명품 제품의 리폼 등 개인적 사용을 목적으로 하는 제품의 변형·가공과 관련된 시장이 확대될 것으로 전망된다. 대법원이 판시한 '개인적 사용' 부분에 주목한 새로운 비즈니스 형태 등도 등장할 수 있을 것으로 보인다(예컨대 일정한 리폼 스타일을 브랜드화 해서 제공하는 등). 다만, 대법원이 언급한 예외사유(특별한 사정)와 관련해 상표권 침해를 구성하지 않는 경계선이 어디인지에 대해서는 향후 개별 사건들에서 계속 그 해석의 문제 등이 발생할 것으로 보인다.