[오변의 기특한 칼럼] 특허분쟁, 소송 아닌 '협상'으로 윈윈
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[오변의 기특한 칼럼] 특허분쟁, 소송 아닌 '협상'으로 윈윈

최종수정 : 2019-02-14 15:08:56

법무법인 바른 오성환 변호사
▲ 법무법인 바른 오성환 변호사

#. 국내 유명 면도기 회사 A는 4중날 면도기를 제조하여 미국에 수출했다. 그러나 미국에서 대형 면도기 회사인 B가 3중날 면도기에 대해서 이미 특허등록을 받아 놓고 판매를 하고 있었다. A회사는 미국에 수출할 당시 B회사의 3중날 면도기 특허에 대해서 이미 알고 있었지만, 특허분석 결과 특허침해 성립 여부가 불확실하므로 싸워볼 만하다고 판단해 수출을 강행했다. 그러나 B회사가 이내 특허침해 소송을 걸어왔고, 1심에서 특허침해로 판정이 돼 상당히 불리한 상황에 놓이게 됐다.

A회사는 역공격할 방법을 찾았으나 쉽지 않았다. 그러던 중, 묘책을 생각해냈다. A회사는 국내에서 면도기를 만들기 전에 칼을 만들던 회사였기에 성능 좋은 칼날을 만드는 노하우를 가지고 있었고, A회사가 제조한 칼날을 면도기에 사용하면 면도기 성능이 훨씬 향상되었던 것이다. A회사는 B회사와 협상을 통해 3중날 면도기의 특허에 대해서 라이센스를 낮은 로열티에 제공해주면 성능 좋은 칼날을 제조하는 기술을 이전해 주겠다고 제안을 했고, B회사가 이 제안을 받아들이면서 특허분쟁이 종결되어 상호 윈윈하게 되었다.

특허권자의 특허에 무효사유가 있다면 무효소송을 제기하여 특허권을 소멸시킬 수 있다. 따라서 협상 과정에서 특허권자의 특허에 무효사유가 있다는 사실을 특허권자에게 증거를 통해 주지시킴으로써 특허권자로부터 무료로 실시허락을 받을 수도 있으므로, 특허분쟁 발생시 특허의 유효성 판단이 선행되어야 한다.

또한, 특허권자와 라이센스 체결을 한다 하더라도 또 다른 제3의 특허권자로부터 침해금지나 손해배상청구를 받을 수 있기 때문에 자사제품이 제3자의 특허를 침해하지 않는지에 대한 검토를 반드시 해야 한다. 제품의 일부 구성이라도 어떤 다른 특허를 침해하면 전체가 판매 중지될 수 있으므로, 문제가 된 특허만 분석하는 것이 아니라 모든 관련 특허를 고려해서 판단해야 하는 것이다.

만약 또 다른 특허를 침해할 위험성이 있는 경우에는 라이센스를 체결하는 것을 포기하거나, 라이센스 계약 중에 라이센스가 손해를 입었을 때에는 라이센서가 보상한다는 조항을 계약서에 넣어야 한다.

특허권자에게 비용을 지불하고 라이센스를 받았을 때 얻을 수 있는 경제적 이익이 얼마인지를 미리 계산을 해야 한다. 라이센스를 받지 않고 분쟁을 하는 경우에 필요한 비용과 비교를 해야 한다. 특허분쟁을 하는 것이 더 적은 비용이 드는 경우도 많기 때문이다.

또한 다른 여러 가지 사정에 의해 라이센스 계약을 체결하였음에도 경제적 이익이 전혀 없을 수도 있다. 따라서 라이센스를 받았을 때와 받지 않았을 때의 경제적 이익을 비교 판단하는 것이 필요하다.

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