자사 제품과 타사 제품간 특허분쟁 가능성이 있을 경우 어떤 전략을 세워야 유리한 고지를 선점할 수 있을까? 지피지기면 백전백승이라 했다. 문제가 되는 타사의 특허를 면밀히 파악하는 것이 첫 번째 순서다.

특허청 사이트에 접속해서 특허출원 경과가 모두 기록된 '심사포대'를 입수하여 특허출원 경과를 정밀하게 검토할 필요가 있다. 심사포대에는 출원 이후, 자진 보정, 심사관의 거절이유, 출원인의 응답 내용 등 그 출원이 등록되거나 거절 사정 될 때까지의 모든 이력이 기록으로 남아있다. 따라서 이 심사포대를 읽어보게 되면, 출원인과 심사관이 어떤 식으로 사건을 다루었는지를 알 수가 있기 때문에, 출원인이 등록과정에서 취한 입장과 권리 행사과정에서 취한 입장이 모순될 경우, 이를 반박하는 중요한 정보원이 된다.

심사포대 분석의 핵심은 심사관의 거절이유를 확인하고, 심사관이 제시한 선행기술을 파악한 다음, 심사관이 거절한 이유와 선행기술에 대해 특허 출원인이 어떻게 대응을 했는지, 그 대응한 이유는 무엇인지 등을 파악하는 것이다. 이 때, 심사포대에 나타난 거절이유를 포함, 선행기술과 출원인의 답변 및 보정내용을 통합하여 전체적으로 검토하는 것이 바람직하다. 심사포대는 적어도 자진보정서와 그 이유, 거절이유통지서, 보정서, 답변서, 심사관 면담 기록서, 그리고 선행기술은 매우 정밀하게 검토할 필요가 있다. 특히 출원인이 행한 보정서와 그 이유, 답변서는 자구 하나하나를 따져보아야 한다.

타사의 특허 부분에 대한 종합적인 파악이 끝났다면 자사 제품과 관련해 구체적으로 어떤 특허침해가 발생 가능한 지를 분석할 필요가 있다. 특허침해를 판단하기 위해서는 특허발명의 보호범위를 정확하게 확정해야 한다.

'특허발명의 보호범위'란 특허를 받은 발명에 대한 법률적 가치판단에 의해 그 특허권의 효력이 미치는 영역을 말하는 것으로, 특허법 제97조는 '특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다'고 규정하고 있으므로, 보호범위를 확정하기 위해서는 특허청구범위를 해석 해야 한다.

판례는 '특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이 원칙이다. 다만, 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다'고 판시하여 특허권의 보호범위 판단은 특허청구범위의 문언 내용을 중심으로 해야 하는 것임을 분명히 하고 있다.

따라서, 사전에 선별한 대상 특허발명의 청구범위를 해석하여 특허의 보호범위를 특정한 후 자사 제품이 대상 특허의 보호범위 내에 포함되는지를 판단해야 한다. 특허침해 판단은 앞에서 살펴본 구성요소 완비의 원칙에 의해서 특허청구범위에 있는 모든 구성요소를 전부 침해품이 실시하고 있는지를 우선적으로 검토하고, 또한 구성 일부가 상이하다고 하더라도 상이한 구성이 균등물에 해당되어 균등론에 의해서 특허침해가 되지 않는지도 확인해야 하며, 마지막으로 청구항의 일부만을 실시하고 있는지를 판단하여 간접침해 여부도 가려야 한다. 즉, 구성요소완비의 원칙, 균등론, 간접침해 등을 검토하여 비침해일 경우 비로소 비침해로 최종 판단할 수 있는 것이다.

좋은 전략도 사후약방문이면 무용지물이다. 철저한 선행기술 조사를 통해 아예 처음부터 특허분쟁이 발생할 가능성 자체를 방지하는 전략도 있다. 생산단계 이전에 선행기술을 조사해 생산할 제품이 기존의 특허권과 저촉될 경우에는 설계를 변경하거나 라이센스 교섭을 하여 기존 특허권자의 특허를 이용하는 방법도 있다. 선행기술조사 없이 미리 상품을 생산하면 후에 특허분쟁에 휘말려 고액의 로열티를 지불하게 되는 경우가 많으므로 경영자는 선행기술조사 없는 무모한 생산을 자제할 필요가 있다.