[오변의 기특한 칼럼] 특허 '간접침해', 어디까지 인정돼야 할까?
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[오변의 기특한 칼럼] 특허 '간접침해', 어디까지 인정돼야 할까?

최종수정 : 2018-10-25 15:38:53

법무법인 바른 오성환 변호사
▲ 법무법인 바른 오성환 변호사

산업과 기술이 발전함에 따라 특허를 직접 침해하지 않고도 특허의 가치를 훼손하는 다양한 방법들이 등장하면서 '특허 간접침해' 이슈도 함께 부상하고 있다. 간접침해란 침해의 전 단계로서 특허침해로 이어질 개연성 높은 예비적 행위를 뜻하거나, 특허발명의 구성부품만을 업으로서 판매하여 최종조립에 의한 특허침해를 유도하는 행위를 말한다.

특허법 제127조는 ① 특허가 '물건'의 발명인 경우, 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위, ② 특허가 '방법'의 발명인 경우, 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여·수입하거나, 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 '특허권' 또는 '전용실시권'을 침해한 것으로 본다고 규정하고 있다.

이를 토대로 간접침해 요건을 정리해 보면, ① 특허권이 유효하게 존재할 것, ② 타용도가 없을 것(핵심 요건), ③ 정당한 권원이 없을 것, ④ 업으로서의 실시일 것을 요한다. 위 요건 중 대부분은 직접침해 요건과 동일하나, '②타용도가 없을 것(그 물건의 생산에만 사용하는 물건일 것)'이 추가되어 있고, 이 요건이 간접침해 판단의 핵심이다.

'타용도가 없을 것'이란 경쟁업체가 어떤 부품 하나를 제조했을 때 이 부품이 특허발명에만 쓰이고 다른 제품에는 전혀 쓰이지 않는다는 것을 말한다. 이러한 전용 부품의 제조행위를 간접침해로 간주한다.

타용도는 위 규정의 취지에 비추어 볼 때 상업적·경제적으로 실용성 있는 용도로서 사회 통념상 통용되거나 승인될 수 있는 경우에 한해 인정되어야 하고, 단순히 이론적·실험적 또는 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 간접침해를 부정할 만한 '다른 용도'가 있다고 할 수 없다.

경쟁업체가 생산한 부품 등이 타용도가 없다는 점은 '특허권자'가 입증해야한다. 따라서 입증에 성공하지 못한다면 간접침해를 인정받을 수가 없다. 그러나 절대적으로 다른 용도로 전용될 수 없는 경우란 실질적으로 거의 존재하지 않는다. 대부분의 구성들(부품 등)은 타용도를 가지고 있기 때문에 이를 절대적으로 타용도가 없어야 하는 것으로 해석하면 지나치게 간접침해 인정범위가 좁아지게 된다.

간접침해 규정에 의해서 특허권자가 다소 구제를 받을 여지는 있지만, 현실적으로는 타용도 요건의 엄격한 해석과 입증의 어려움으로 인해 우리나라에서 간접침해를 인정받는 경우는 찾아보기 어렵다. 따라서 특허권자의 간접침해 주장에 대해 침해피의자는 직접침해보다 간접침해의 비침해를 증명하는 것이 훨씬 용이하므로 이를 방어하는 것이 상대적으로 쉽다.

특히 주요국과 비교하였을 때 우리나라의 간접침해 범위가 가장 협소하여 특허권 보호가 미흡한 실정이다. 주요 7개국 중 미국이 간접침해 인정범위가 가장 넓고, 한국이 가장 좁다.(미국 > 영국 = 독일 = 프랑스 > 일본 > 중국 = 한국) 한국, 중국은 전용품까지, 일본은 전용품, 중성품, 순행위 중 일부에, 영국·독일·프랑스는 모든 물품에, 미국은 모든 물품 및 순행위까지 간접침해가 인정된다.

특허권자 보호 측면에서 간접침해 범위는 지금보다 더욱 확대될 필요가 있다. 하지만 주지해야 할 사실이 있다. 간접침해는 특허권을 두텁게 보호하나, 특허권의 명시적 권리범위를 넘어선 보호이기도 하다. 특허권 남용의 문제를 야기할 수 있는 것은 물론 자유경쟁을 부당하게 제한하여 부품 산업이 위축될 수 있고, 일반 거래계에 예측하지 못할 손해를 끼칠 염려가 상존한다. '특허권의 보호 강화'와 '거래의 안정 및 공정한 경쟁'이라는 법익 사이의 균형을 맞추는 것이 필요한 이유다.

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