[오변의 기특한 칼럼] 특허 분쟁 발생 시, 최선의 대응책은?
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[오변의 기특한 칼럼] 특허 분쟁 발생 시, 최선의 대응책은?

최종수정 : 2017-09-28 14:12:43
오성환 변호사. 법무법인 바른
▲ 오성환 변호사./법무법인 바른

한창 사업이 번창해나갈 시기에 자사의 제품이나 서비스가 특허를 침해했다며 경고장을 받는 일이 왕왕 있다. 특히, 기업 규모나 업력이 일정수준 이상 되지 않는다면, 특허 침해 시비를 대비하는 프로세스나 노하우가 전무한 경우가 대다수다. 만약, 특허 침해 발생 시, 어떻게 대처해야 할까?

먼저, 구체적인 대응에 나서기 전 준비작업으로 다음의 절차를 따르는 것을 제안한다. 첫째, 특허권자의 경고장에서 먼저 경고의 의도를 분석한다. 상대방이 사업중지를 희망하는지, 라이센스 의사를 표명하는지 등을 살펴보고, 발신자가 회사 또는 법률사무소인지 여부도 향후 방향에 대해 힌트를 얻을 수 있다. 만약 특허 전문 법률사무소라면 더욱 유심히 살펴봐야 할 것이다.

둘째, 경고장에 침해 당했다고 주장하는 특허 또는 특허를 침해했다고 특정한 자사 제품이 있는지를 확인해야 한다. 또, 경고장이 유효한 특허권에 근거했는지의 여부와 함께 경고장의 주체가 법률적으로 정당한 근거가 있는 특허권자인지도 파악하는 것도 필요하다. 만약 구체적인 모델명 없이 막연히 "귀사 제품이 우리 특허를 침해했다"라는 수준은 경고장으로서 고지기능이 결여된 것으로, 법적 효과 측면에서 무시해도 무방하다.

셋째, 상대방의 사업분야가 어떤 것이 있는지 알아보고, 침해자와의 관계, 비즈니스 관계 등에 대해서도 조사한다. 이외에도 특허권자의 매출규모를 알아보고, 특허권자의 특허현황 및 영업현황도 파악하도록 한다. 이러한 일련의 과정을 거치면 상대방의 의도가 분석되고 대응책에 대한 힌트를 얻는 경우가 많다.

사전 준비작업이 끝난 이후에는 본격적인 대응에 나서야 한다. 먼저, 기업의 규모와 상황에 따라 사내 TF 대응팀이나 관련업체와의 공동대응팀 등을 구성한다. 여기에 전문가로 송사를 담당할 특허 변호사를 선임하는 것이 좋다. 변호사를 선택할 때는 지식재산 소송과 교섭 경험의 풍부함을 고려하는 것은 기본이며, 추가로 사무 대응의 신속성과 기업과의 적합성 등을 고려하자.

다음으로 특허권자의 특허 권리범위를 확인하고, 심사포대를 입수해 심사과정을 체크한다. 요즘은 인터넷을 통해 각국 특허청의 홈페이지에서 출원포대를 다운로드 받을 수 있다. 특허청에 보관된 관련 서류들을 입수해 출원에서 등록에 이르기까지의 모든 상황을 살펴야 한다. 심사 과정에서 권리 일부를 포기한 내용이 있으면 당해 특허권의 권리범위가 축소될 수 있기 때문이다.

이렇게 해석된 특허청구범위를 기초로 자사의 해당 제품 및 행위가 특허청구범위를 문언적으로 침해하고 있는지의 여부를 살핀다. 이때, 해당 특허발명과 자사 제품을 외부 전문가의 의견을 받아 객관적으로 판단 받아야 한다. 이와 함께 선행기술 조사도 실시한다. 그 외에도 해당 특허와 관련한 다른 분쟁의 유무 여부를 살펴본다. 분쟁 결과는 물론이고 그 분쟁과정에서 제출되었던 선행기술을 확인하는 것도 좋은 방법이다.


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